案例精析 | 知识产权仲裁中侵权与违约竞合的处理及损失的确定

案情简介

1.2012年11月19日,某韩国公司(合同乙方,以下简称申请人)与某中国公司(合同甲方,以下简称被申请人)签订了《商标转让合同》(以下简称本案合同),约定被申请人将“英文字母组合及图”商标转让给申请人,约定转让商标指定的商品或服务项目为:技术项目研究;科研项目研究;生物学研究,还约定了转让商标申请号、国别等。合同中约定被申请人同意无偿转让该商标。

本案合同第二条第6款规定,除了本合同项下的商标申请以外,被申请人保证没有申请过其他与转让商标相同或近似的商标,同时保证日后也不再申请任何与转让商标相同或近似的商标。

本案合同第五条约定:被申请人自签订本合同之日起未经申请人书面许可不得使用转让商标,并且不得再与任何第三人签订关于转让商标的许可使用合同或转让商标合同,被申请人不再享有商标的申请权、使用权、转让权与许可使用权;被申请人违反上述约定,自行使用、将转让商标转让给他人或许可他人使用的,除应当赔偿因此支付的转让申请费、律师费等必要费用之外,应另赔偿申请人遭受的其他全部损失。

2.根据中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局出具的商标注册证,“英文字母组合及图”商标(核定服务项目第42类:生物学研究)注册人为申请人。根据申请人提供的公证书显示,被申请人网站左上角显示使用了“英文字母组合及图”和“其他汉字文字”的组合标志。该网站上的宣传文案中介绍被申请人的服务范围为:“眼科基因检测及基因组学科研服务”等,并使用了“最大眼科疾病变异数据库”等字眼介绍其服务特征。

3.2018年4月,申请人工作人员向被申请人工作人员发出电子邮件,邮件中称:“我们的法律小组告诉我,在您的网站发现设施的照片。因为照片未经经营小组的研究及批准不能擅自上传于网站,请立刻从网站删除照片”。

4.双方当事人均认可,申请人曾向深圳市某法院就本案提出赔偿申请,后深圳法院裁定书以因存在仲裁条款、法院管辖问题裁定驳回起诉。

双方当事人均认可,双方常年存在商业合作关系,但并未存在互相持股关系。

5.申请人称,根据工商管理总局商标局颁发的《商标注册证》,申请人依法享有注册商标的专用权,而被申请人存在侵害涉案商标权的行为。申请人虽屡次要求被申请人停止使用涉案商标,但被申请人均不予理会,仍继续在其官网上使用涉案商标,并继续从事医学检测、眼科检测等经营服务项目。根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》等的规定,被申请人的行为严重侵犯了申请人的注册商标专用权,且严重损害申请人的合法权益,故请求依法确认被申请人违法使用涉案商标的行为。被申请人虽宣称其一直以申请人的中国分部名义对外开展业务,但申请人与被申请人之间并没有股权上的持股关系,双方仅仅是在业务方面存在合作关系。申请人向北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心提起仲裁,仲裁请求为:(1)被申请人向申请人支付赔偿金30万元人民币;(2)被申请人承担本案的仲裁费用、律师费。

6.被申请人答辩如下:(1)被申请人在其网站上使用与涉案商标近似的标识,与涉案商标属于不同的商品服务类别,并不侵害申请人的涉案商标专用权。根据《商标法》第五十七条的规定,只有在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标的行为才构成商标侵权。(2)被申请人作为申请人在中国的唯一代理和业务合作机构,多年来一直得到申请人的支持和默许以申请人中国分部的名义在中国为申请人进行业务宣传和市场推广,不存在被申请人违法使用涉案商标的行为。(3)被申请人在其网站上使用涉案商标是为申请人获取中国客户所进行的市场营销所需,并非为自身利益而擅自自行使用,没有侵权使用涉案商标的故意,属于正当合理使用,不会导致消费者对商品和服务的来源产生混淆或误认,不构成商标侵权。(4)事实上,自被申请人将涉案商标免费转让给申请人后,申请人在中国并未实际使用涉案商标,而且至今未使用涉案商标已连续超过三年以上。故,其要求被申请人承担商标侵权赔偿责任缺乏法律依据,也不符合我国知识产权司法保护的政策和理念。(5)退一步来说,即便申请人主张赔偿金的请求得到支持,其主张的赔偿数额也过高。被申请人仅将与涉案商标相似的标识使用于网站上,并未使用在“生物学研究”及其他任何的商品上,且没有通过使用涉案商标进行盈利,申请人也并未因为该使用行为而遭受任何损失。

点击此处查看全文。

免责声明
本页面中的信息可能为第三方(如“中国走出去”网站加盟机构)提供,仅供用户个人参考。所有内容提供方在将任何内容/信息(包括文字、图片、照片、图形)发布于敝网之任何数字平台之前,须获得该等内容/信息版权所有方之授权/许可。敝网不保证任何内容和信息的准确性,亦不对任何内容提供商提供或发布于敝网的任何内容/信息承担任何责任(比如文字、图片、照片、图形的版权侵权责任)。页面中的链接可能指向非由CGA可控的第三方网站,敝网对其他网站上的内容及链接有效性既不认可亦不承担任何责任。更多详情,请参阅敝网 免责声明
Top